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Dece. 2024
在全球经济一体化的大背景下,中国企业“走出去”的步伐日益加快,但遭遇专利侵权诉讼的风险也随之增加。根据商务部发布的最新数据,2023年上半年,中国企业在美国的知识产权诉讼新立案数量达到1173起,同比增长19%。其中,专利诉讼立案447起,增长56.1%。
中国企业在跨境电商领域的知识产权纠纷尤为突出,2023年涉及跨境电商的案件数量达到1092起,其中中国企业作为被告的案件占比高达94.60%。面对这一挑战,企业应如何有效应对?
本文以美国发明专利展开,以下是一些应对美国专利诉讼时的关键策略:
专利权是根据法定程序授予权利人在一定期限内的法定权利。因此,在遭遇专利侵权诉讼时,明确专利有效性是至关重要的,这一步骤直接关系到后续应对策略的制定和执行。企业应访问美国专利商标局(USPTO)网站或第三方数据库,进行专利有效性核查。 以美国专利商标局(USPTO)官方网站(https://www.uspto.gov)为例,将鼠标悬停在“Patents”选项上,然后在下拉菜单中选择“Search for Patents”选项,将进入专利查询页面。可以通过关键词、专利号、公告号、申请人姓名等进行检索。 用于起诉的专利通常是有效的,但也不排除出现以下情形导致专利无效,进而完全无需处理该诉讼。常见且明显的专利失效原因可能包括以下几点: 1、未及时缴纳年费:美国专利需要在授权后的第3~3.5年、第7~7.5年和第11~11.5年这三个时间点缴纳年费。同时,如果专利持有人错过了上述年费缴纳的期限,还有6个月的宽限期(grace periods)。如果专利持有人未能在规定时间内支付年费和任何适用的滞纳费,则专利保护会失效,专利提供的权利不再可执行。 2、专利授权后被无效:专利授权后,如果被他人通过无效程序成功无效掉,专利会被认为是自始不存在,从而导致专利失效。 3、专利保护期限届满:专利保护期限届满而失效,例如发明专利保护期限是20年,过了保护期限,专利就自动失效了。 专利的保护范围主要依据权利要求书,它具体指出专利权人的排他权的范围。在判断是否存在专利侵权时,需遵循以下原则: 1、全面覆盖原则:这是判断是否侵犯专利权的基本原则。具体含义是指,在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围时,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。仅当被控侵权产品或方法的技术特征与专利权利要求书中记载的全部技术特征一一对应并且相同,或者在其基础上还增加了一些其他技术特征,才可以认定存在侵权行为。 2、相同侵权与等同侵权:除了字面侵权外,如果被诉的技术方案在某些技术特征上虽与专利不完全相同,但这些不同在其手段、功能和效果上与专利相似,且普通技术人员无需创造性劳动就能联想到,则可能认定为等同侵权。 3、禁止反悔原则:部分专利为了取得专利权,在专利审批、撤销或无效程序中,可能通过书面声明或者修改专利文件的方式,对权利要求的范围进行了限缩(例如限制性的修改或解释)。对于这种专利,其在后续主张专利权时,不得将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。因此,在检查专利有效性时,还应当关注该专利的历史诉讼记录信息。 纵使经过上面的排查,销售产品符合专利保护内容的全部技术特征,但也不代表必然要承担侵权后果。例如当存在如下情形时,可能不承担侵权责任: 1、诉讼时效:诉讼时效指专利权人或者利害关系人,在发现有人存在侵犯其专利权的行为后,最迟经过多久可以起诉对方。美国专利法没有对诉讼时效的规定,但是《美国法典》第35编第286条却限定了只能对自起诉日起至多6年前的侵权行为追偿。 2、先用权抗辩:指在专利申请日前,企业已经在美国境内制造、使用、销售,或者已经做好了为制造、使用、销售的准备,因此不构成侵犯该专利权。(更进一步的,因为企业使用在先,甚至可以考虑发起专利无效。) 3、权利用尽:指专利产品或依据专利方法直接获得的产品,一经合法售出后,即丧失对该等产品进行使用和再次销售等行为的控制权。因此,对于从正规渠道取得的商品,权利人已经权利用尽,不需要承担侵权责任。 4、其他:如为科研目的使用、临时过境等,也都是虽实施了专利规定的行为,但不认定侵权或不认定承担侵权后果的理由。 与中国法院案件审理中“谁主张谁举证”的风格不同,美国法院认为当事双方都有义务还原事实真相,因此被告与原告一样都有提供案件事实的义务。一旦法院发现被告存在毁灭证据的痕迹或嫌疑,会带来更不利的法律后果。 专利权利要求的技术比对需要一定的专业技术功底,因此建议企业咨询专业的知识产权律师,对可能的法律风险和应对策略进行全面分析。这包括分析可能的侵权后果,侵权赔偿额确定,案件对市场份额与企业形象的影响、维权诉讼成本、技术更新的可能性等,进行综合分析。 考虑到案件对企业舆论和宣传的影响,如果企业认为案件是有胜算的,可以利用周围的资源,选择合适的时机与策略,积极主动的与专利权人进行和解谈判。包括如商谈侵权赔偿数额、进行专利交叉许可、或是划分市场经营等,以此主动降低企业损失。 与商标侵权和著作权侵权不同,专利侵权案件通常不会影响到企业声誉,包括大企业存在的专利侵权诉讼更是比比皆是。因此,如果在协商环节无法达成一致的,企业可以组织内部人员,配合专业、有经验的律师团队,共同组成专利侵权应诉团队,积极应对相关诉讼。 如果诉讼风险过高,或者和解成本远超市场价值,企业可能需要考虑退出涉嫌侵权的市场,以避免进一步的法律和经济损失。出于这一原因,如果案件完全没有胜算的,可能缺席审判的效果会好于出庭应诉。 从上述分析可以看出,企业真正应对知识产权诉讼,更多还是在于日常的知识产权合规管理。通过事前检索或是事前取得授权等方式,来预防和减少专利侵权风险。同时,企业也应积极参与到知识产权保护机制的建设中,加大知识产权保护力度,为自身的合法权益提供坚实的保障。 面对海外专利侵权诉讼,企业需要综合运用上述策略,积极应对,保护自身的合法权益。同时,企业也应加强知识产权合规管理,预防和减少专利侵权风险,以实现可持续发展。在这个过程中,专业的法律服务和全球服务平台的支持将发挥重要作用。
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